¿Cómo registrar una marca o nombre comercial en España?

Registrar una marca
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta guía es sólo para fines informativos y no constituyen asesoramiento legal profesional. Por favor, consulta con un asesor legal profesional para obtener mayor información sobre tu país y tus circunstancias. Shopify no es responsable de ninguna manera ante ti por el uso o confianza que le des a esta guía. Para más información, haz clic aquí

 

Si vas a lanzar un producto o un servicio al mercado, registrar tu marca o tu nombre comercial es un paso fundamental para el correcto desarrollo de tu negocio.

Es cierto que registrar una marca o nombre comercial no es obligatorio desde el punto de vista legal.

No es un trámite administrativo que se deba solicitar de forma indispensable antes de vender un producto o de ofrecer un servicio, aunque te adelanto que:

Hacerlo es muy recomendable. No registrar tu marca puede derivar en graves problemas legales y económicos para tu empresa

 

En este artículo te explicaré por qué. Y, lo más importante, te contaré cómo registrar una marca en España de forma sencilla y segura.

✅ Responderé a estas preguntas que te rondan la cabeza:

  1. ¿Hay alguna diferencia entre una marca y un nombre comercial?
  2. ¿Qué gano al registrar mi marca? ¿Qué puede pasar si no tengo mi marca registrada?
  3. ¿Dónde se registra una marca?
  4. ¿Cuánto cuesta registrar una marca?
  5. ¿Qué pasos hay que seguir para registrar una marca en España?

¿Hay alguna diferencia entre una marca y un nombre comercial?

Mucha gente confunde las marcas y los nombres comerciales, o se refiere a su nombre comercial cuando, en realidad, se quiere referir a su marca.

Lo cierto es que ambos están regulados en la Ley de Marcas. En la práctica, presentan muy pocas diferencias:

✅ Una marca

Es un signo que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Ese signo puede ser una palabra o conjunto de palabras (por ejemplo, Shopify), un dibujo (un logotipo, una figura), un color, una forma, un sonido…

✅ Un nombre comercial

Es un signo que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguir las actividades de dicha empresa de las de otras.

¿Tienes una idea de negocio?

Comienza a usar Shopify gratis por 14 días, sin necesidad de ingresar los datos de tu tarjeta de crédito

¿Y cuáles son sus diferencias?

De acuerdo con la Ley de Marcas, la principal diferencia entre ambos es que las marcas distinguen productos o servicios y los nombres comerciales distinguen actividades empresariales.

Si tenemos en cuenta que la protección que otorga la Ley es justo la misma (el titular de un nombre comercial registrado tiene exactamente los mismos derechos que el titular de una marca registrada), que a la hora de internacionalizar la protección de nuestro signo puede ser más fácil hacerlo con una marca registrada que con un nombre comercial (dado que no todos los países contemplan en su normativa los nombres comerciales), y que las marcas pueden registrarse para distinguir servicios muy amplios (actividades empresariales), no vemos razón de peso para registrar un nombre comercial en lugar de una marca.

➡️ ¿Has registrado ya tu signo como un nombre comercial y no como una marca? Tranquilo/a: la protección que tienes es la misma ⬅️

¿Hay alguna diferencia entre una marca y un nombre comercial?
Foto de Roman Pohorecki en Pexels

 

A lo largo de este artículo nos referiremos a las “marcas” con carácter general, incluyendo también los nombres comerciales.

→ La clave en ambos casos está en que el signo que utilicemos para distinguir nuestros productos o servicios sea lo suficientemente distintivo para diferenciarlos de los de la competencia.

Una marca debe tener distintividad: debe ser capaz de sugerir o evocar al consumidor un origen empresarial detrás del nombre de ese producto o servicio

Por eso se prohíbe como norma general el registro de marcas genéricas, descriptivas, engañosas, o que no tengan ese mínimo de capacidad diferenciadora.

¿Por qué? Piénsalo... no sería justo que un empresario pudiera registrar la palabra “Panadería” (y prohibir a otros su uso) para distinguir un servicio de venta de pan, cuando es una palabra de uso generalizado que debe estar a disposición de todos.

¿Qué gano al registrar mi marca? ¿Qué puede pasar si no tengo mi marca registrada?

El registro de marca comercial concede a su titular un derecho de exclusiva, un monopolio, una verdadera propiedad.

Con ciertas particularidades, el registro de marca otorga los mismos derechos, por ejemplo, que los que tiene el propietario de un coche:

  • El propietario puede venderlo, puede alquilarlo, y puede decidir quién lo usa y quién no. Con las marcas registradas pasa, en esencia, lo mismo.
  • Los derechos que tiene el propietario de una marca registrada pueden verse como la doble cara de una moneda: por un lado, tiene un derecho exclusivo para usar ese signo (palabra, logotipo, combinación de ambos, etc.) en relación con los productos y servicios registrados y en el territorio donde lo haya hecho. Es decir, es el único que legalmente puede usarlo.
  • Por otro lado, tiene un derecho excluyente: puede prohibir que cualquiera utilice ese signo (u otro similar con el que pueda causar confusión) para productos o servicios iguales o semejantes.

Tener mi marca registrada implica tener una presunción legal de propiedad, de que yo soy públicamente el dueño de ese nombre o de ese logo.

📣 MUY IMPORTANTE
Si estás vendiendo productos u ofreciendo servicios en el mercado sin tener tu marca registrada, te expones a que otra persona con una marca registrada idéntica o parecida a la tuya pueda prohibirte que la uses.

 

En ocasiones, lo que es peor: que pueda incluso exigirme una indemnización económica por el uso que yo haya hecho de mi marca en los últimos 5 años, si la marca anterior lleva al menos ese tiempo registrada.

⚖️ LA LEY MANDA:
Según la Ley de Marcas, la cuantía mínima de esa indemnización es siempre del 1% de tu cifra de negocio (facturación)
Y la cuantía máxima puede ascender hasta el beneficio total (ingresos menos gastos) obtenido en los últimos 5 años.

 

Es decir, no tener tu marca registrada puede suponer, literalmente, el suicidio de tu negocio.

→ Con el registro de tu marca lo que ganas es tranquilidad.

Tengas o no una actitud más o menos activa a la hora de defender tus derechos y de detectar e intentar prohibir el uso de marcas parecidas, registrar una marca es un paso bastante recomendable en el desarrollo de un negocio y en la estrategia de su posicionamiento.

Las empresas de éxito destinan siempre partidas presupuestarias a la protección de sus activos intangibles, entre los que se encuentran sus marcas.

¿Dónde se registra una marca?

Para poder tener esos derechos sobre mi marca tengo, como regla general, que registrarla ante la institución oficial que sea legalmente competente.

→ En el caso de España, el único organismo así es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Foto de Startup Stock Photos en Pexels

Foto de Startup Stock Photos en Pexels

El único caso en que podrás tener los mismos derechos que si tuvieras tu marca registrada, sin tenerla, es pudiendo probar que tu marca ha adquirido tal grado de conocimiento por el público (cuota de mercado, publicidad, etc.) que pueda considerarse notoriamente conocida.

Esto muy rara vez pasa, y no puedes ni debes contar con ello.

El registro del nombre de dominio no es suficiente para obtener derechos de marca registrada

Los registros de marca son territoriales. Esto quiere decir que las marcas se protegen por país o, en ocasiones, por conjunto de países.

Tu marca podrá estar registrada en España y existir otra marca registrada, de otro titular, para los mismos productos, en Estados Unidos.

Legalmente no habrá problema, siempre que tú no accedas con tu marca al mercado estadounidense sin autorización y el titular de la marca de allí no lo haga en España sin tu permiso.

¿Hay mecanismos que permitan registrar marcas en más de un país a la vez?

Sí, por ejemplo, a través de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se pueden registrar marcas en los 27 países de la UE, en un único proceso y con un único registro.

El proceso es más caro que el de un registro de marca nacional; pero no es, ni mucho menos, 27 veces más caro.

✅ A poco que se tenga interés en proteger en 3-4 países de la UE, el registro de marca europea puede ser una buena opción.

 

A diferencia de lo que mucha gente piensa, no existe ningún procedimiento para registrar una marca en todos los países del mundo a la vez, ni ninguna institución oficial que lo haga.

Sí existen procedimientos que facilitan las estrategias de protección a nivel internacional, como sucede, por ejemplo, con la Unión de Madrid.

Un convenio del que es parte España y muchos otros países del mundo que permite designar varios países a la vez en un único proceso (gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), pero que requiere antes:

  • El registro de una marca de base en alguno de los países del convenio
  • El pago de tasas relativamente elevadas en función de los países que se escojan

Para los países que no son parte del convenio, no queda otra que hacer registros nacionales allí.

Por desgracia, registrar en todos los países del mundo está al alcance de muy pocas empresas multinacionales, y el coste puede ser muy elevado.

A la hora de trazar una estrategia de protección internacional, el asesoramiento de un especialista es clave.

¿Cuánto cuesta registrar una marca?

El coste del registro de una marca depende de dos factores:

  • El territorio en que se quiera proteger
  • Y los productos o servicios que se quieran cubrir

Los registros de marca se solicitan conforme a una clasificación internacional de productos y servicios, armonizada en casi todos los países del mundo, llamada Clasificación de Niza.

Esta clasificación ordena los principales productos y servicios que pueden encontrarse habitualmente en el mercado en clases o “grupos”, numerados del 1 al 45

→ Las clases 1 a 34 son clases de productos

→ Las clases 35 a 45 son clases de servicios

A mayor número de clases que se quieran proteger, mayores costes.

Es recomendable revisar muy bien toda la clasificación y ubicar los productos y servicios que vayamos a distinguir con nuestra marca en las diferentes clases.

¿Cuánto cuesta registrar una marca?

Foto de alleksana en Pexels

Esto tiene su utilidad a efectos de hacer una solicitud de registro coherente con las actividades que vayamos a desarrollar y que queremos proteger.

Siempre es recomendable ponerse aquí en manos de un profesional (un Agente Oficial de la Propiedad Industrial o un abogado especialista en derecho de marcas) para hacer correctamente esta elección de clases.

Puede pensarse que cubrir más clases es lo recomendable porque va a ofrecer una protección más amplia, pero no siempre es así

El titular de una marca está obligado por ley a utilizarla para los productos y servicios para los que ha sido registrada.

Si, transcurridos 5 años desde su registro, la marca no está siendo utilizada de manera efectiva y real para los productos y servicios que cubre, queda sujeta a una posible caducidad por falta de uso.

Esto quiere decir que cualquier tercero puede impugnar ese registro por no estar, aparentemente, siendo utilizado; y el titular de la marca quedar obligado a acreditar ese uso.

Si ése es mi caso y no puedo probar el uso para todas las clases en su día escogidas, me habré gastado una considerable cantidad en cubrir más clases en el momento de la solicitud, pudiendo perder posteriormente esas clases de productos o servicios que realmente no uso.

➡️ Lo recomendable es escoger bien en la solicitud las clases de productos o servicios que sí voy a usar a corto-medio plazo ⬅️

 

Te recomiendo hacer una lista lo más amplia posible de esos productos o servicios dentro de esa clase.

Pero no extender a más clases no relacionadas con mi actividad por el simple hecho de creer que voy a tener así más protección.

En el caso del registro de marca en España, si la marca se solicita a través de Internet, el coste en tasas oficiales, a fecha de publicación de este artículo (2021), son de:

➡️ 126,61€ para la primera clase

Y de:

➡️ 82,02€ para cada una de las clases sucesivas

A ello habrá que añadir los honorarios del profesional en cuyas manos nos hayamos puesto para el asesoramiento y registro, si fuera el caso.

¿Qué pasos hay que seguir para registrar una marca en España?

Lo primero y fundamental antes de plantearme la elección de mi marca y su registro es constatar que la marca con la que voy a salir al mercado para vender mi producto u ofrecer mi servicio es registrable y no infringe derechos de marca de otros competidores.

Para ello, lo que debo hacer son búsquedas exhaustivas en las bases de datos de registro de forma que pueda comprobar que no existen marcas ya registradas o solicitadas similares a la mía, para productos o servicios parecidos, que puedan ponerme en serios problemas en el futuro.

Aunque existen bases de datos específicas para realizar estas búsquedas de forma manual y gratuita (por ejemplo, TMView), es recomendable encomendar esta tarea a un profesional.

No basta con buscar en Google o ver que el dominio con ese nombre no está registrado

 

Hay programas informáticos de pago que realizan búsquedas más exhaustivas (por ejemplo, con parecidos fonéticos) que las que se pueden hacer manualmente, y la interpretación de los resultados obtenidos no siempre es fácil.

Además, en las búsquedas deberé tener en cuenta no solamente marcas españolas.

Sino, también, marcas europeas (que tienen efectos en España) y marcas internacionales conforme a la Unión de Madrid que designen España y/o la UE. Buscar expedientes solamente en la OEPM tampoco es suficiente.

Una vez escogida mi marca y constatado que no hay riesgo aparente de infringir marcas de terceros, podré proceder con la solicitud de registro

Para el registro en España, ante la OEPM, lo más sencillo y económico si se dispone de un certificado electrónico (por ejemplo, de la FNMT) es hacer el trámite online.

✅ Puedes acceder a la web de la OEPM aquí y en “utilidades” acceder a “Presentación electrónica”

¿Aún estás buscando el nombre perfecto para tu tienda online?

 

¡Ya casi estás listo para registrar tu marca! Últimas recomendaciones...

En la sede electrónica de la OEPM hay disponibles multitud de trámites, pero para presentar una solicitud de marca debemos acceder a “Trámites para signos distintivos” y pinchar en “Solicitud de marcas, nombres comerciales y marcas internacionales”.

Cumplimentar el formulario de registro es relativamente fácil.

Deberemos pagar, además, las tasas oficiales, en función del número de clases que hayamos escogido.

Se recomienda, para evitar errores durante la presentación, el pago previo (con tarjeta, a través de la pasarela de la AEAT o por medio de la pasarela de la Caixa).

En la solicitud de marca deberemos prestar especial atención a que los productos y servicios estén correctamente definidos y ubicados conforme a la clasificación internacional.

Y, en el caso de que nuestra marca incluya un logotipo, que la denominación de la marca que indiquemos en el formulario sea exactamente la misma y con los mismos caracteres que la que aparece en el logotipo, pues, de lo contrario, la OEPM suspenderá la tramitación.

La solicitud de marca se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en, aproximadamente, 2 semanas.

Desde esta fecha de publicación ya se tienen derechos provisionales sobre la marca.

Si no se recibe ninguna oposición de algún titular de marca anterior y la OEPM no suspende el proceso (por errores en el formulario, por ejemplo), podemos esperar concesión de la marca en unos 6 meses desde la fecha de solicitud.

Tras esto podrás usarla con total libertad.

Aquí despejamos tus últimas dudas sobre cómo registrar una marca

¿Hay alguna diferencia entre una marca y un nombre comercial?

De acuerdo con la Ley de Marcas, la principal diferencia entre ambos es que las marcas distinguen productos o servicios y los nombres comerciales distinguen actividades empresariales.

¿Qué ventajas tiene registrar mi marca?

  • El propietario puede venderla, puede alquilarla y puede decidir quién la usa y quién no
  • Tienes un derecho exclusivo para usar ese signo (palabra, logotipo, combinación de ambos, etc.)
  • Tienes también un derecho excluyente: puede prohibir que cualquiera utilice ese signo

¿Qué puede pasar si no tengo mi marca registrada?

Pueden ocurrir varias cosas, ambas negativas para ti:
  • Te expones a que otra persona con una marca registrada idéntica o parecida a la tuya pueda prohibirte que la uses
  • O lo que es peor: que pueda incluso exigirme una indemnización económica por el uso que yo haya hecho de mi marca en los últimos 5 años

¿Dónde puedo registrar mi marca?

En el caso de España, el único organismo así es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Javier Serrano Irurzun
Autor: Javier Serrano Irurzun. Socio fundador de Bamboo Legal. Abogado ICAM nº 105.980. Agente Oficial de la Propiedad Industrial nº 1.129/0. Especializado en derechos de autor, marcas, patentes, diseños industriales y nombres de dominio.

 

¿Tienes una idea de negocio?

Comienza a usar Shopify gratis por 14 días, sin necesidad de ingresar los datos de tu tarjeta de crédito.

Mapa de categorias: